 |
|
Виды договоров относительно распоряжения имущественными правами интеллектуальной собственности
Все виды договоров относительно распоряжения имущественными правами интеллектуальной собственности (лицензионные договоры) составляются в письменной форме.
Лицензия на использование объекта права интеллектуальной собственности может быть оформлена как отдельный документ или быть составной частью лицензионного договора. Лицензия на использование объекта права интеллектуальной собственности может быть исключительной, единичной, не исключительной, а также другого вида, который не противоречит Закону.
Исключительная лицензия выдается лишь одному лицензиату и исключает возможность использования лицензиаром объекта права интеллектуальной собственности в сфере, ограниченной этой лицензией, и выдачи им другим лицам лицензий на использование этого объекта в указанной сфере.
Единичная лицензия выдается лишь одному лицензиату и исключает возможность выдачи лицензиаром другим лицам лицензий на использование объекта права интеллектуальной собственности в сфере, ограниченной этой лицензией, но не исключает возможности использования лицензиаром этого объекта в указанной сфере.
Неисключительная лицензия не исключает возможности использования лицензиаром объекта права интеллектуальной собственности в сфере, которая ограниченная этой лицензией, и выдачи ним другим лицам лицензий на использование этого объекта в указанной сфере.
По лицензионному договору одна сторона (лицензиар) предоставляет второй стороне (лицензиату) разрешение на использование объекта права интеллектуальной собственности (лицензию) в соответствии с условиями, определенными по взаимному согласию сторон с учетом требований Гражданского кодекса Украины и других законов.
В случаях, предусмотренных лицензионным договором, может быть заключен сублицензионный договор договор, согласно которому лицензиат предоставляет другому лицу (сублицензиату) сублицензию на использование объекта права интеллектуальной собственности. В этом случае ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если другое не установлено лицензионным договором.
В лицензионном договоре определяются: вид лицензии, сфера использования объекта права интеллектуальной собственности (конкретные права, которые предоставляются по договору, способы использования указанного объекта, территория и срок, на которые предоставляются права и т.п.), размер, порядок и сроки выплат за использование объекта права интеллектуальной собственности, а также другие условия, которые стороны считают целесообразным включить в договор. Считается, что по лицензионному договору предоставляется неисключительная лицензия, если другое не установлено лицензионным договором. Предметом лицензионного договора не могут быть права на использование объекта права интеллектуальной собственности, которые на момент заключения договора не были действующими. Права на использование объекта права интеллектуальной собственности и способы его использования, которые не определены в лицензионном договоре, считаются такими, что не предоставленные лицензиату. В случае отсутствия в лицензионном договоре условия о территории, на которую распространяются предоставленного права на использование объекта права интеллектуальной собственности, действие лицензии распространяется на территорию Украины. Лицензионный договор заключается на срок, установленный договором, который должен заканчиваться, не позднее окончания срока действия исключительного имущественного права на определенный в договоре объект права интеллектуальной собственности.
Лицензиар может отказаться от лицензионного договора в случае нарушения лицензиатом установленного договором срока начала использования объекта права интеллектуальной собственности. Лицензиар или лицензиат могут отказаться от лицензионного договора в случае нарушения противоположной стороной других условий договора.
В случае отсутствия в лицензионном договоре условия о сроке договора он считается заключенным на срок, который остался к окончанию срока действия исключительного имущественного права на определенный в договоре объект права интеллектуальной собственности, но не больше чем на пять лет. Если за шесть месяцев до окончания указанного пятилетнего срока ни одна из сторон не сообщит письменно другой стороне об отказе от договора, договор считается продолженным на неопределенное время. В этом случае каждая из сторон может в любое время отказаться от договора, письменно сообщив об этом другую сторону за шесть месяцев до разрыва договора, если больший срок для сообщения не установленный по договоренности сторон.
К вступлению в силу новой редакции Гражданского кодекса в Украине осуществлялась государственная регистрация лицензионных договоров в соответствии с действующим к тому времени Гражданским кодексом Украины. За новым Кодексом Украины лицензия на использование объекта права интеллектуальной собственности не подлежит обязательной государственной регистрации. Но такая регистрация может осуществляться на требование лицензиара или лицензиата в порядке, установленном законом.
Отсутствие государственной регистрации не влияет на действие прав, предоставленных за лицензией или другим договором, и других прав на соответствующий объект права интеллектуальной собственности, в частности на право лицензиата обращения в суд за защитой своего права.
Факты передачи исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности, которые соответствуют Гражданскому кодексу Украины или другому закону являются действующими после их государственной регистрации, подлежат государственной регистрации.
Если автор передает другому лицу свои имущественные права на использование объекта авторского права, то составляется авторский договор.
Различают такие виды авторских договоров:
– договор об издание и переиздании произведений в оригинале (издательский договор);
– договор про публичное выполнение неопубликованных произведений (учредительный договор);
– договор об использовании неопубликованного произведения в кинофильме, на радио ли в телевизионной передаче;
– договор про создание произведения изобразительного искусства с целью публичного показа;
– договор об использовании в промышленности .неопубликованного произведения декоративно-прикладного искусства;
– а также другие договоры о передаче произведений литературы, науки и искусства дляиспользования любым другим способом.
Содержание авторского договора должно отвечать общим положениям гражданского права относительно содержания договора.
Но в отличие от обычного хозяйственного договора, в нем должны быть тщательно выписанные существенные условия авторского договора, способы использования произведения, срок действия договора и использования произведения, размер и порядок выплаты вознаграждения. Особое внимание следует уделить пунктам относительно передачи имущественных прав.
Содержание договоров относительно распоряжения имущественными правами интеллектуальной собственности
Невозможно дать универсальный рецепт подготовки такого договора. Специфика его предмета, позиции сторон, законодательство и прочие факторы существенным образом влияют на его структуру и содержание
С осложнением техники и технологий стало очевидным, что для реального использования разработок одного лишь разрешения на использование прав на объект права интеллектуальной собственности недостаточно. Необходимая передача технической документации, знаний, опыта и оборудования продавца (лицензиара), что обеспечит покупателю (лицензиату) возможность фактического производства продукции за лицензией.
Законодательства большинства стран не регламентируют структуру и содержание лицензионного договора. В то же время, лицензионный договор является документом, который регулирует права и. обязанности сторон относительно использования ОПИС, взаимные расчеты сторон и их материальную ответственность. Поэтому в договоре необходимо стараться по возможности шире и точнее отображать правовые, технические и экономические аспекты, базируясь на взаимных интересах.
Лицензионный договор имеет постатейную структуру и содержит такие разделы:
1)преамбула,
2)определение сроков, которые используются в тексте,
3)предмет договора,
4)права и обязанности сторон договора,
5)техническая документация,
6)гарантии и ответственность,
7)платежи,
8)техническая помощь,
9)сборы и налоги,
10)конфиденциальная информация и документация,
11)реклама,
12)информация и отчетность,
13)технические усовершенствования и права на новые объекты,
14)защита прав, которые передаются,
15)срок действия и условия разрыва договора,
16)следствия прекращения действия договора,
17)форс-мажорные обстоятельства,
18)арбитраж (решение споров, условная подсудность),
19)другие условия.
Договор начинается с его названия, которое должно указывать на вид лицензии, а также на объект интеллектуальной собственности, разрешение на использование которого предоставляется по договору.
Преамбула есть мотивированной частью лицензионного договора, который отображает общие цели сторон. Несмотря на декларативный характер, она имеет существенное юридическое значение, поскольку стороны, которые подписали договор, несут юридическую ответственность относительно выполнения его условий в соответствии с действующим законодательством.
Раздел «Сроки» являются определяющим относительно точного понимания текста договора сторонами. В особенности следует обратить внимание на определение сроков «продукция за лицензией», «специальная продукция».
Предмет договора относится к важным (по закону) условиям договора и с юридической точки зрения служит основой для определения объема прав лицензиата, установления правовых границ, в которых лицензиат может использовать полученные по договору права, а также является основанием для выплаты лицензиару лицензионного вознаграждения.
Права и обязанности сторон договора. В этом разделе определяются роль прав и обязанностей лицензиара и лицензиата. К основным обязанностям лицензиара относятся:
—обеспечение лицензиату права использования ОПИС во время действия лицензионного договора;
—обеспечение возможности реального осуществления переданных по лицензионному договору прав.
Прежде всего, лицензиар имеет право требовать от лицензиата использования объекта лицензии в обусловленных границах и не передавать предмет лицензии третьим лицам, если другое не предусмотрено договором; не разглашать секреты производства (ноу-хау), которые являются объектом лицензии и т.п..
К основным правам лицензиата следует отнести его право на использование объекта интеллектуальной собственности в своих интересах и в границах, обусловленных лицензионным договором. К обязанностям лицензиата относятся:
—выплата лицензионного вознаграждения лицензиару;
—использование предмета лицензии;
—обеспечение обусловленного качества выработанной продукции;
—рекламирование лицензионной продукции;
—соблюдение ограничений, предусмотренных договором;
—защита переданных ему прав от нарушений со стороны третьих лиц и т.п..
Техническая документация. Часто лицензионные договоры предусматривают передачу технической документации; чертежей, технологического регламента и т.п.. Следует иметь в виду, что эти документы защищаются авторским правом. Такая защита намного слабее, чем защита патентным правом.
Важной частью договора является раздел, который предусматривает Гарантии и ответственность сторон. Естественно, что при заключении договора лицензиат стремится получить максимальные Гарантии относительно всех статей договора, а лицензиар старается ограничиться минимальными. Найти взаимовыгодное для обеих сторон решение, «золотую середину» — как правило, нелегко. Но в любом случае лицензиар должен нести ответственность за права, которые он передает лицензиату и которые должны обеспечить возможность их использования для указанной в договоре цели, а лицензиат — за выплату лицензионных платежей лицензиару и соблюдения условий использования прав.
Платежи. Одной из важнейших условий лицензионного договора являются условия о вознаграждении. Определение размера вознаграждения является самостоятельной и довольно сложной задачам. Важное значение имеет также вид платежа: роялти, паушальный или комбинированный. От вида платежа зависит не только его размер, а и распределение рисков между лицензиаром и лицензиатом.
Рассмотрим еще несколько вопросов, на которые следует обратить внимание во время подготовки лицензионного договора.
Территория. Лицензиат может просить разрешения на право использования объекта, который передается по лицензионному договору в Украине и в тех странах, где есть охрана ОПИС, права на использование которых предоставляются по лицензионному договору.
Срок действия лицензионного договора и условия его прекращения. Практически все лицензионные договора составляются на какой-либо определенный срок, однако в них, по общему правилу, содержатся предостережения, которые предусматривают возможность досрочного прекращения действия договора из-за определенных обстоятельств. В договорах также предполагается возможность пролонгации договора после окончания основного срока его действия. В случае появления форс-мажорных обстоятельств действие договора может быть прекращено досрочно. При этом суммы лицензионных платежей, выплаченные лицензиатом лицензиару, не будут возвращены.
Условие о сохранении конфиденциальности. В лицензионных договорах, которые содержат коммерческую тайну или ноу-хау, важной есть условие о сохранении конфиденциальности, которое носит взаимный характер.
Главной обязанностью сторон является сохранение информации в тайне. Исходя из этого, лицензиар должен указать в договоре, что информация, которая ним передается, является конфиденциальной, и обязать лицензиата предусмотреть в трудовом договоре (контракте) с своими работниками сохранения известной им информации в тайне.
Поскольку такой договор возлагает соответствующие обязательства личного характера, у лицензиара должно быть предусмотрено право на прекращение действия лицензионного договора в случае слияния с другим предприятием или переуступкой лицензиатом прав и результатов, полученных при выполнении лицензионного договора, другому юридическому или физическому лицу без согласия на это лицензиара.
Выбор лицензиата
Путь к лицензированию, чаще всего — тернистый. Потенциальный лицензиар и потенциальный лицензиат имеют интересы, которые часто противоречат друг другу. И все-таки обе стороны, которые принимают участие в переговорах, должны понимать — как только лицензионное соглашение будет подписано, они становятся партнерами и должны работать в тесном сотрудничестве. Это сотрудничество в особенности необходимое в случае, если, кроме прав на изобретение, передаются права на коммерческую тайну. Если лицензионный договор будет оказывать содействие только одной стороне — это пагубно повлияет на сотрудничество. Участники переговоров должны понимать, что заключение лицензионного договора — это именно то, что и партнерство.
Прежде чем прогнозировать ОПИС для лицензирования, лицензиату необходимо твердо взвесить свои перспективы, приняв сторону будущего партнера — лицензиата. Вот почему к выбору лицензиата следует подходить с ответственностью.
Рассмотрим один из практических приемов для выбора лицензиата. Возьмем, любую космическую технологию, например, новые композиционные материалы для турбинных лопаток. Тогда потенциальными получателями нашей лицензии могут быть, возможно, “Rolls Royce”, «Daimler-Benz», «Boeing», «McDougal’s». Сведем все данные о потенциальных получателях в таблицу. Для этого используем шкалу оценок от -2 к +2.
Таблица5.1.